PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO DE PROTEÇÃO.

A proteção à propriedade industrial teve seu marco inicial com a promulgação da Convenção da União de Paris - CUP, em 1880, ocorrida na Conferência de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial.

O direito sobre criações imateriais (direito de propriedade), no Brasil, está constitucionalmente garantido no artigo 5º, XXIX, da Constituição Federal, que prevê que:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Outrossim, a Lei 9.279, Lei de Propriedade Industrial (LPI), de 14 de maio de 1996, regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial que, em seu artigo 2º, prevê:

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;

II - concessão de registro de desenho industrial;

III - concessão de registro de marca;

IV - repressão às falsas indicações geográficas; e

V - repressão à concorrência desleal.

E mais, no artigo 122, da mesma Lei, está escrito:

Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.

No artigo 123, vem expresso:

Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

O Decreto 1355, incorporou os Resultados da Rodada do Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (General Agreement on Tariffs and Trade – GATT).

Sobre os tipos de marca, extrai-se da obra de Fábio Ulhoa Coelho: “A doutrina costuma classificar as marcas em nominativas, figurativas ou mistas (Requião, 1971: 193/194). No primeiro grupo, estariam as marcas compostas exclusivamente por palavras, que não apresentam uma particular forma de letras (por exemplo, Revista Direito de Empresa); no segundo, as marcas consistentes de desenhos ou logotipos (por exemplo, a famosa gravatinha da Chevrolet); no último, as marcas seriam as palavras escritas com letras revestidas de uma particular forma, ou inseridas em logotipos (por exemplo, Coca-Cola). Esta classificação, no entanto, é inútil, para fins jurídicos. Qualquer que seja o tipo de marca, segundo este critério diferencial, a proteção é idêntica.

(...) A marca é tridimensional sempre que a forma do produto for um signo, ou, como diz a lei, um sinal distintivo (LPI, art. 122) (Curso de direito comercial: direito de empresa. v. 1. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 155-156)”.

A propriedade da marca é adquirida pelo registro, ficando assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (arts. 122 e 129), a quem é conferido o direito de "zelar pela sua integridade material ou reputação" (art. 130, III).

Nesse contexto, não é admitido o registro como marca de "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia" (art. 124, XIX).

Do mesmo modo, é considerado crime contra registro de marca a reprodução, sem autorização do titular, no todo ou em parte, de marca registrada, ou a sua imitação de modo que possa induzir a confusão (art. 189, I).

Desse modo, é possível concluir que a marca, sinal distintivo visualmente perceptível que identifica os produtos ou serviços colocados à disposição do público consumidor, tem fundamental importância para estes entes, servindo para diferenciar um produto ou serviço específico em relação a concorrentes, mediante o desenvolvimento de estratégias de marketing que os ligam a uma identidade visual por meio de propagandas veiculadas nas mídias disponíveis.

A marca assume um importante papel no campo do direito da concorrência, sendo, assim, um patrimônio do comerciante, que permite que ele conquiste ou mantenha a clientela. É uma garantia de proveniência do produto ou do serviço.

As marcas, porém, só gozam da proteção legal e direito de fruição exclusiva pelo seu titular no Território, a partir da concessão do registro pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, órgão responsável pela concessão de direitos de exclusividade de uso de marcas, patentes, desenho industrial, dentre outras funções, cujo prazo de validade é de 10 (dez) anos, prorrogáveis por iguais períodos.

Assim estabelece o art. 129 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo e todo o Território Nacional (...)

TAVARES PAES ensina que: "As marcas tornam-se importantíssimas para a Economia moderna. Mas a marca só confere a si um valor real desde que registrada do INPI, o que lhe garante a exclusividade e, por conseguinte, proteção.".

Configura crime de contrafação, punível com pena de detenção e ainda, passível de pleito indenizatório pelo prejudicado titular da marca, nos termos do art. 189 da Lei 9279/96, senão vejamos:

"Art. 189 - Comete crime contra registro de marca quem:

- Reproduz sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a, de modo que possa induzir confusão ou erro.

- Pena - Detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano, ou multa.

"(...) A reprodução é cópia, a apropriação de marca alheia, o que o Código inadmite. O código menciona a marca que imite outra ou a reproduza, desde que haja identidade, semelhança ou pelo menos afinidade ao ramo de atividade que induza um erro, dúvida ou confusão ao consumidor”

CHENEVARD escreve: "Para decidir se duas marcas são confundíveis, preciso se torna julgá-las pela impressão do conjunto que elas oferecem após uma inspeção ocular superficial". (Traité de Ia concurrence Déloyale, voI. 1, n.0 307).".

O nosso regime de Código é atributivo, segundo o qual o regime assume caráter constitutivo do direito ao uso exclusivo da marca. Reza o art. 129 que a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido conforme as disposições da lei, sendo assegurado ao seu titular o seu uso exclusivo em todo o território nacional.

Neste prisma, conclui-se que a violação do direito de marca se faz presente quando um terceiro passa a reproduzir a marca registrada ou o nome da marca sem o consentimento do titular do direito de uso e tão maior é a confusão quando se envolvem pessoas menos instruídas.

Quanto à exclusividade na utilização da marca pelo titular, discorre CARLOS HENRIQUE FROES in Enciclopédia Saraiva de Direito Nome Comercial, verbete in Enciclopédia Saraiva do Direito, São Paulo, Saraiva, 1977, v. 54, pg. 323:

"Em suma, a exclusividade de uso da marca, conseqüente ao registro, importa proibição de uso de marca idêntica, semelhante, afim, ou suscetível, de qualquer modo, de induzir em erro ou confusão, seja como marca propriamente dita, título de estabelecimento, papel, insígnia ou nome comercial, por parte de terceiro não autorizado'.

E ainda, pode-se por bem configurar a atuação dos requeridos como crime de concorrência desleal tipificado no art. 195 da Lei nº 9279/96, que dispõe, in verbis:

Art. 195- Comete crime de Concorrência desleal quem:

(...)

III- emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título, estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essa referência;

Pena - Detenção de 03 (três) a 01 (um) ano, ou multa (...)

Tem-se que os crimes de concorrência desleal podem dar origem à confusão entre consumidores. É um modo freqüente e desleal de desviar a clientela de outrem. A confusão pode surgir em decorrência de contrafação de uma marca registrada, que caracteriza delito contra o registro de marcas, ou então, de imitação de um nome ou sinal distintivo de outrem não registrado como marca, que pode caracterizar o crime de concorrência desleal, já que pode criar na mente da clientela a falsa idéia de que aquele produto se vincula uma outra empresa.

A obrigação de não fazer, isto é, de abster-se de utilizar o nome, bem como a marca sem autorização do titular da mesma e o direito à indenização em decorrência de tal indevida utilização está agasalhada pelo Código Civil nos arts. 250 e 927 e seguintes. Vejamos:

Art. 250. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato, que se obrigou a não praticar.

Art. 251. Praticado pelo devedor o ato, a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos.

Parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Quanto à obrigação de indenizar em caso de crime de contrafação, tem-se o seguinte posicionamento jurisprudencial:

INDENIZAÇÃO POR PRÁTICA DE CONTRAFAÇÃO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS - DANO EMERGENTE CONFIGURADO - PEDIDO PROCEDENTE - Nos casos de contrafação não há que se exigir a comprovação dos prejuízos, visto estarem eles, ínsitos na própria infração. A simples utilização de denominação cor e design semelhantes à de outrem de modo a confundir o consumidor levando-o a rensar que ambos Drovêm do mesmo fabricante de marca conhecida, é suficiente rara gerar Prejuízos à proprietária da marca. Assim são devidos os danos emergentes, não se podendo falar em danos morais, porque incabíveis à espécie e lucros cessantes, porque impossível aferir se houve e qual a perda dos ganhos. (IAMG - Ap 0300905-6 - (30640) - 7ª C.Cív. - ReI. Juiz Antônio Carlos Cruvinel -DJMG 14.09.2000).

No entender de GAMA CERQUEIRA in Tratado da Propriedade Industrial, vol. 2, Editora Revista dos Tribunais, 1982 página 1130, tem-se que: "A simples violação obriga à satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça prova dos prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente, condenando-se o Réu a indenizar os danos emergentes e os lucros cessantes (...) para se fixar o 'quantum' dos prejuízos sofridos, a indenização deverá ser fixada por meio de arbitramento.".

Esse é o entendimento da Jurisprudência Pátria acerca do tema:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA REGISTRADA - IMITAÇÃO E USO EM EMBALAGEM DE MERCADORIAS DE CLASSES AFINS, MAS NÃO EM PRODUTOS SIMILARES - PREJU1ZO MATERIAL INEXISTENTE - DANOS MORAIS DEVIDOS - DESPESAS A CARGO DO VENCIDO, INCLUÍDAS AS DE LOCOMOÇÃO DA PARTE PARA A PRESTAÇÃO DE DEPOIMENTO PESSOAL - 1. Não há prejuízo de ordem material a ser indenizado pela utilização de imitação da marca de terceiro em embalagens de mercadorias, se o proprietário da marca imitada não produz mercadoria similar. 2. Os danos morais relo uso de marca alheia são devidos em razão do próprio fato, e devem ser arbitrados de modo a desestimular o lesante na continuidade de sua atividade lesiva. 3. Compete ao vencido ressarcir ao vencedor as despesas que teve para a prestação de depoimento pessoal (CPC, art. 20, §10). (TJPR - AC 0101272-2 -(2001 8) - 3ª C.Cív - ReI. Des. Jesus Sarrão - DJPR 06.08.2001)

MARCA - UTILIZAÇÃO - DANO - CÓDIGO CIVIL, ARTIGO 159 - Para se reconhecer o direito a indenização, necessário indique a inicial em que consistiram os prejuízos e que do processo de conhecimento resulte que efetivamente se verificaram. Isso pode evidenciar-se, tendo em vista o que comumente acontece, daí se retirando as possíveis inferências Inviável é prescindir-se do dano ou profer-se sentença condicional que determine a reparação de danos caso, em liquidação, se apure que ocorreram. (STJ -RESP 115088- RJ 381 - ReI. Mm. Eduardo Ribeiro - DJU 07.08.2000 -p. 00104)

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - BUSCA E APREENSÃO DE BOLSAS CONTRAFEITAS, DE GRIFE FAMOSA - CUJA IMITAÇÃO FRAUDULENTA FOI COMPROVADA EM LAUDO PERICIAL - Diligência não acompanhada por dois peritos, que não a invalida, porém, foi interposto Agravo de Instrumento contra a decisão que concedeu a liminar, sob aquela alegação, o qual foi desprovido. Submete-se a matéria hoje à Lei n0 9.279/96 (Propriedade Industrial), ao passo que o § 3º do art. 842 do CPC concerne à violação de direito Autoral. Laudo pericial conclusivo da contrafação, não excluindo a responsabilidade do vendedor a alegação, não comprovada, de que teria adquirido as bolsas de terceiro, que alegou deter autorização para utilizar a marca. Em tema de propriedade industrial, a indenização (arts. 208 e 210 da Lei n0 9.279/96) busca recompor danos sofridos yeio titular do direito por sua indevida utilização por outrem, inspirando-se nos princípios que vedam o enriquecimento sem causa, a prescindir de verificação de culpa. Recurso desprovido. (TJRJ - AC 13.573/99-7ª C.Cív. - ReI. Des. Luiz Roldão - J. 19.06.1999).

A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC) (REsp n. 1105422/MG, Rel. Mina. Nancy Andrighi, j. 10/5/2011).

1. A marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que visa a identificar um produto ou serviço no mercado consumidor. Para se obter o registro da marca e, consequentemente, sua propriedade, é necessária a observância de certos requisitos como a novidade relativa, distinguibilidade, veracidade e licitude, de molde a evitar que o consumidor seja induzido a engano, ante a existência de repetições ou imitações de signos protegidos. 2. Produtos ou serviços diferentes podem apresentar marcas semelhantes, dado que incide, no direito marcário, em regra, o princípio da especialidade; ou seja, a proteção da marca apenas é assegurada no âmbito das atividades do registro, ressalvada a hipótese de marca notória (REsp n. 862067/RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des. convocado do TJ/RS), j. 26/4/2011).

A precedência do registro do nome e da marca no INPI garantem a proprietária o seu uso exclusivo e impede o seu emprego por qualquer outra empresa do mesmo ramo de atividade, por acarretar prejuízo à sua legítima detentora, como também aos consumidores que ficam sujeitos à confusão em face da identidade de marcas (REsp n. 887686/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23/11/2010).

Sendo certo que ao titular da marca ou ao depositante é assegurado o direito de: ceder seu registro ou pedido de registro; licenciar seu uso; zelar por sua integridade moral ou reputação.